Benzer Marka Başvurularına İtiraz ve Karıştırılma İhtimali

Marka Serisi — Bölüm 3

BENZER MARKA BAŞVURULARINA İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA İHTİMALİ

Bültende yayımlanan benzer marka başvurularına iki ay içinde itiraz edilebilir; karıştırılma ihtimali, kullanım ispatı ve delil hazırlığı itirazın sonucunu belirler.

Bir markanın tescil edilmiş olması, benzer markaların sicile girmesini kendiliğinden engellemez. TÜRKPATENT, başvuruları mutlak ret nedenleri yönünden re’sen incelemekle birlikte, önceki markalarla çatışma bakımından yalnızca aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretleri re’sen reddetmektedir (SMK m. 5/1-ç); bunun dışında kalan ve tüketicilerin kafasını karıştırabilecek benzerlikler bakımından inisiyatif büyük ölçüde marka sahibine bırakılmıştır. Bu nedenle yayımlanan başvuruların izlenmesi ve gerektiğinde süresi içinde itiraz edilmesi, marka korumasının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Marka Başvurusuna İtiraz Süresi ve Hukuki Çerçeve

SMK m. 18 uyarınca marka başvurusuna, başvurunun Resmî Marka Bülteni’nde yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içinde itiraz edilebilir.[1] Bu süre hak düşürücü niteliktedir; süresinde yapılmayan itiraz kural olarak incelenmez. İtirazın yazılı ve gerekçeli olması, itiraz ücretinin ödenmesi ve dayanılan hak ile delillerin süresi içinde ortaya konulması gerekir.

İtiraz, SMK m. 5’teki mutlak ret nedenlerine veya m. 6’da düzenlenen nispi ret nedenlerine dayandırılabilir (SMK m. 18/1). Nispi ret nedenleri arasında önceki tarihli marka ile aynılık veya benzerlik nedeniyle karıştırılma ihtimali (m. 6/1), marka sahibinin izni olmaksızın acente veya temsilci tarafından yapılan başvuru (m. 6/2), tescilsiz marka veya ticaret hayatında kullanılan başka bir işarete dayalı önceki kullanım (m. 6/3), Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markalar (m. 6/4), itibarlı markaların haksız yararlanmaya veya zarara karşı korunması (m. 6/5), başkasına ait kişi adı, ticaret unvanı, fotoğraf, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarının içerilmesi (m. 6/6) ve kötüniyetli başvurular (m. 6/9) yer almaktadır.[2] Uygulamada en sık başvurulan gerekçe, karıştırılma ihtimalidir.

Karıştırılma İhtimalinin Değerlendirilmesi

Karıştırılma ihtimali, ilgili tüketici kesiminin iki işareti taşıyan mal veya hizmetlerin aynı işletmeden ya da ekonomik olarak bağlantılı işletmelerden geldiğini düşünme ihtimalini ifade eder. Kanun, ilişkilendirilme ihtimalini de bu kavramın içinde saymaktadır. Değerlendirme, iki ana unsur üzerinden yapılır: işaretlerin benzerliği ile mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği.

İşaretlerin benzerliği; görsel, işitsel ve kavramsal açılardan ve işaretlerin bıraktığı genel izlenim esas alınarak incelenir. Tüketicinin iki markayı genellikle yan yana görüp karşılaştırma imkânı bulamadığı, zihninde kalan kusurlu hatıraya dayandığı kabul edilir. Mal ve hizmet benzerliğinde ise ürünlerin niteliği, kullanım amacı, dağıtım kanalları, birbirinin rakibi veya tamamlayıcısı olup olmadıkları gibi ölçütler dikkate alınır. Önceki markanın ayırt edicilik derecesi ve tanınmışlığı, ilgili tüketicinin dikkat düzeyi de sonucu etkileyen etkenler arasındadır.[3]

Bu ölçütler, ABAD’ın SABEL, Canon ve Lloyd Schuhfabrik kararlarında geliştirilen “bütüncül değerlendirme” yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Söz konusu yaklaşıma göre unsurlar birbirini etkiler; örneğin mal ve hizmetlerin yüksek düzeyde benzer olması, işaretler arasındaki daha düşük bir benzerliği telafi edebilir.[4] Bu kararlar Türk yargı mercilerini bağlamamakla birlikte, TÜRKPATENT’in Marka İnceleme Kılavuzu ve yargı uygulamasında da benzer ölçütlerin kullanıldığı görülmektedir. Her itirazın sonucu, somut işaretlere ve mal-hizmet listelerine göre değişir; bu nedenle önceki bir karardaki sonucun başka bir dosyaya doğrudan uygulanabileceği varsayılmamalıdır.

İtiraz Süreci ve Kullanım İspatı

İtiraz üzerine Kurum, başvuru sahibini bilgilendirir ve tarafların görüşlerini değerlendirerek karar verir. Bu aşamada önemli bir savunma aracı, kullanım ispatı talebidir. SMK m. 19/2 uyarınca, SMK m. 6/1 kapsamında yapılan itirazlarda itiraza dayanak gösterilen marka, itiraz edilen başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli ise, başvuru sahibi itiraz edenden markasını bu tarihten önceki beş yıllık süre içinde itirazına dayanak gösterdiği mal ve hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını veya kullanmamasının haklı bir sebebe dayandığını ispat etmesini talep edebilir. Kullanım ispat edilemezse m. 6/1’e dayalı itiraz reddedilir; kullanım yalnızca bazı mal ve hizmetler için ispatlanırsa itiraz yalnızca bu mal ve hizmetler esas alınarak incelenir. Kullanım ispatı savunması m. 6/1’e özgüdür; önceki kullanım (m. 6/3), tanınmışlık (m. 6/5) veya kötüniyet (m. 6/9) gibi bağımsız itiraz gerekçelerini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.[5]

Markalar Dairesi’nin itiraz üzerine verdiği karara karşı, bildirimden itibaren iki ay içinde YİDK’ya itiraz edilebilir; YİDK kararına karşı ise tebliğden itibaren iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir (SMK m. 20 ve m. 156).[6] Taraflar, süreç devam ederken mal ve hizmet listesinin daraltılması veya birlikte var olma anlaşması gibi yollarla uzlaşma da arayabilir; Yönetmelik bu konuda ayrıca usul öngörmektedir.[7]

Yayımlanan başvurulara karşı resmî itiraz yolunun yanı sıra, Kanun üçüncü kişilere başvurunun mutlak ret nedenleri kapsamında tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin görüş sunma imkânı da tanımaktadır (SMK m. 17). Görüş, m. 5/1-ç dışındaki mutlak ret nedenlerine dayanabilir ve markanın tesciline kadar sunulabilir. Bu görüşler itiraz niteliğinde olmayıp görüşü sunan kişi işlemin tarafı hâline gelmez; ancak Kurum, sunulan görüşleri değerlendirerek başvurunun mutlak ret nedenleri yönünden yeniden incelenmesine karar verebilir. Özellikle bir sektörde herkesçe kullanılan tanımlayıcı bir ifadenin tek bir işletme adına tescil edilmek istenmesi durumunda bu yol pratik bir araç olabilir. Öte yandan Kurum kararlarının gerekçesinin dikkatle incelenmesi, YİDK aşamasında hangi hususların tartışılacağının ve sonraki dava aşamasında hangi delillere dayanılabileceğinin belirlenmesi bakımından önem taşır; zira idari aşamada ileri sürülmemiş vakıa ve delillerin dava aşamasında dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı olabilir.

İtirazda Delil Hazırlığı

İtirazın başarısı büyük ölçüde sunulan delillerin niteliğine bağlıdır. Yalnızca önceki tarihli tescilli markaya dayanan ve işaretlerin yüksek düzeyde benzer olduğu dosyalarda tescil belgesi ile işaret ve listelerin karşılaştırılması çoğu zaman yeterli olabilir. Buna karşılık tanınmışlık, önceki kullanım veya kötüniyet iddialarına dayanan itirazlarda kapsamlı bir delil dosyasının hazırlanması gerekir.

Tanınmışlık iddiasında markanın pazar payı, kullanım süresi ve coğrafi yaygınlığı, reklam ve tanıtım harcamaları, medya yansımaları, ödüller, tüketici anketleri ve satış rakamları gibi deliller değerlendirilmektedir. Önceki kullanıma dayalı itirazlarda ise işaretin başvuru tarihinden önce ve ticaret hayatında kullanıldığını gösteren tarihli faturalar, ambalaj örnekleri ve reklam materyalleri önem taşır. Kötüniyet iddialarında; başvuru sahibi ile itiraz eden arasında önceki bir ticari ilişkinin, distribütörlük veya temsilcilik bağının, yazışmaların ya da başvuru sahibinin benzer başka başvurularının bulunup bulunmadığı belirleyici olabilir. ABAD da kötüniyet değerlendirmesinde başvuru sahibinin başvuru tarihindeki niyetinin, objektif koşullar ışığında bütüncül olarak incelenmesi gerektiğini kabul etmiştir.[8]

Varsayımsal bir örnek vermek gerekirse, yurt dışındaki üreticinin Türkiye’deki eski distribütörünün, sözleşme ilişkisi sona erdikten kısa süre sonra üreticinin markasını kendi adına başvurması hâlinde, SMK m. 6/2 ve m. 6/9 kapsamındaki itiraz gerekçeleri birlikte gündeme gelebilir. Bu tür bir dosyada distribütörlük sözleşmesi, yazışmalar ve ürün tedarikine ilişkin belgeler, itirazın temel dayanağını oluşturur.

İtiraz Süresinin Kaçırılması Hâlinde Başvurulabilecek Yollar

İtiraz süresinin kaçırılması, hakların tamamen kaybedildiği anlamına gelmez; ancak koruma çok daha maliyetli ve uzun süreli yollara kayar. Tescil edilen benzer markaya karşı hükümsüzlük davası açılması mümkündür; fakat önceki marka sahibi, sonraki markanın kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tescil kötüniyetli olmadıkça hükümsüzlük talebinde bulunamaz (SMK m. 25/6).[9] Bu nedenle erken müdahale, hem hukuki hem ekonomik açıdan çoğunlukla daha elverişlidir.

Marka İtirazında Sık Yapılan Hatalar

Benzer marka başvurularına itirazda sık yapılan hatalar şunlardır:

• Bülten takibinin yapılmaması nedeniyle sürelerin kaçırılması.
• Kurum’un re’sen inceleme yapacağı varsayımıyla itiraz edilmemesi.
• Tanınmışlık iddialarının yeterli delille desteklenmemesi.
• Türkiye’de en az beş yıldır tescilli bir markaya dayanılırken kullanım delillerinin önceden hazırlanmaması.
• İtirazın, dayanılan markanın kapsamadığı mal ve hizmetlere de yöneltilirken bu mal ve hizmetler arasındaki benzerliğin veya markanın tanınmışlığının yeterince gerekçelendirilmemesi.
• Yalnızca benzer kelime unsuruna odaklanılıp işaretlerin genel izlenimi ile mal ve hizmetlerin ilişkisinin yeterince tartışılmaması.

Sonuç

Benzer marka başvurularına itiraz, marka sahibinin koruma alanını aktif olarak savunduğu en etkili ve görece düşük maliyetli yoldur. Düzenli marka izlemesi, kullanım delillerinin sistemli biçimde saklanması ve itirazın karıştırılma ihtimaline ilişkin ölçütler çerçevesinde gerekçelendirilmesi, sürecin verimli yürütülmesine katkı sağlar. Sonuç her dosyada işaretlerin, mal ve hizmetlerin ve delillerin özelliklerine göre farklılık gösterebilir.

Bu makale genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hukuki görüş niteliği taşımaz. Somut olaylarda sonuç; olayın özelliklerine, delil durumuna ve güncel mevzuat ile yargı uygulamasına göre farklılık gösterebileceğinden, işlem yapılmadan önce uzman hukuki destek alınması önerilir.