Marka Devri ve Lisans Sözleşmeleri: Haklar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Marka Serisi — Bölüm 7

MARKA DEVRİ VE LİSANS SÖZLEŞMELERİ: HAKLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Marka devri noter onaylı, lisans ise yazılı şekle tabidir; sicile kayıt, lisans türü ve dava açma yetkisi sözleşme hazırlığında belirleyicidir.

Markalar, işletmelerin satın alınması, yeniden yapılanma süreçleri, franchise modelleri ve uluslararası iş birlikleri gibi pek çok ticari işlemin merkezinde yer alır. Bir markanın başkasına devredilmesi veya kullanım hakkının lisansla verilmesi, doğru kurgulandığında önemli bir gelir ve büyüme aracıdır; şekil şartlarına ve sicil işlemlerine dikkat edilmediğinde ise hak kayıplarına ve uzun süreli uyuşmazlıklara yol açabilir.

Marka Devri ve Lisansında Şekil Şartları

SMK m. 148’e göre sınai mülkiyet hakları; devredilebilir, miras yoluyla intikal edebilir, lisans konusu olabilir, rehin edilebilir, teminat olarak gösterilebilir ve haczedilebilir.[1] Marka, işletmeden bağımsız olarak devredilebilir ve tescilli olduğu mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için devir konusu yapılabilir.

Şekil şartları bakımından devir ile lisans arasında önemli bir fark bulunmaktadır. SMK m. 148/4 uyarınca hukuki işlemler yazılı şekle tabidir; devir sözleşmelerinin geçerliliği ise ayrıca noter onaylı olarak yapılmalarına bağlıdır.[2] Bu nedenle tarafların yalnızca kendi aralarında imzaladıkları ve noter onayı taşımayan bir devir sözleşmesi, kural olarak markanın devri sonucunu doğurmaz. Lisans sözleşmeleri bakımından ise yazılı şekil yeterlidir.

Sicile kayıt, kural olarak devir veya lisansın geçerlilik şartı değildir; ancak garanti markası ve ortak markanın devri ile ortak marka için lisans verilmesi sicile kayıt hâlinde geçerlidir (SMK m. 148/7). Kayıt, diğer markalar bakımından da önemli sonuçlar doğurur. SMK m. 148/5’e göre hukuki işlemler, taraflardan birinin talebi ve ücretin ödenmesi üzerine sicile kaydedilir ve Bülten’de yayımlanır; sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.[3] Örneğin markayı devralan ancak devri sicile kaydettirmeyen bir kişi, sicile güvenerek aynı markayı devralan veya üzerinde hak kazanan iyiniyetli bir üçüncü kişiye karşı zor durumda kalabilir. Ayrıca idari iptal talepleri ve hükümsüzlük davaları sicildeki marka sahibine karşı yöneltildiğinden, kayıt eksikliği devralanın süreçlerden haberdar olmamasına da neden olabilir.

İnhisari ve İnhisari Olmayan Lisans

SMK m. 24, marka lisansını düzenlemektedir. Lisans, markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için, Türkiye’nin tamamında veya bir bölümünde, inhisari (münhasır) veya inhisari olmayan nitelikte verilebilir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça lisans inhisari olmayan nitelikte kabul edilir.[4] İnhisari olmayan lisansta lisans veren, markayı kendisi kullanmaya ve başkalarına da lisans vermeye devam edebilir. İnhisari lisansta ise lisans veren, sözleşmede açıkça saklı tutmadıkça markayı kendisi de kullanamaz ve başkasına lisans veremez.

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça lisans alan, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Lisans alanın sözleşmede belirlenen süre, bölge, mal ve hizmet kapsamı ve kullanım biçimine aykırı kullanımları, lisans verene karşı marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilebilir (SMK m. 29/1-ç).[5] Lisans alanın markayı kullanması, lisans veren bakımından da kullanım sayıldığından (SMK m. 9/3), lisans ilişkisinin belgelenmesi kullanmama nedeniyle iptal riskine karşı da önem taşır.

Tecavüz hâlinde lisans alanın dava açma imkânı, lisansın türüne ve sözleşme hükümlerine göre değişir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa inhisari lisans alan, hak sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabilir (SMK m. 158/1). İnhisari olmayan lisans alan ise, dava açma hakkı sözleşmede açıkça sınırlandırılmamışsa, hak sahibinden dava açmasını bildirimle ister; hak sahibi talebi kabul etmez veya bildirimden itibaren üç ay içinde dava açmazsa, lisans alan bildirimi de ekleyerek kendi adına dava açabilir (SMK m. 158/2). Ciddi zarar tehlikesi varsa lisans alan, üç aylık süre dolmadan ihtiyati tedbir talep edebilir; tedbir kararı verilirse dava açmaya da yetkili olur (SMK m. 158/3).[6] Bu nedenle sözleşmede tecavüz hâlinde hangi tarafın, hangi masrafla ve hangi koordinasyon içinde harekete geçeceğinin açıkça düzenlenmesi önerilir. ABAD da AB markası bakımından, lisansın sicile kaydedilmemiş olmasının lisans alanın tecavüz davası açmasına tek başına engel oluşturmadığını kabul etmiştir; ancak bu kararın Türk hukukundaki sicil ve iyiniyet kurallarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir.[7]

Rehin, Haciz ve Franchise İlişkileri

Markanın devri ve lisansı dışında, marka üzerinde rehin ve haciz gibi işlemler de gündeme gelebilir. Marka, finansman ilişkilerinde teminat olarak gösterilebilir; bu durumda rehin hakkının da sicile kaydedilmesi, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı korunma bakımından önem taşır. Benzer şekilde marka sahibinin borçları nedeniyle marka üzerine haciz konulabilir. Devralan veya lisans alan bakımından bu kayıtların önceden sicilden kontrol edilmesi, sonradan doğabilecek hak kayıplarının önlenmesi açısından gereklidir.

Franchise sözleşmeleri, marka lisansının en yaygın uygulandığı ticari modellerden biridir. Bu sözleşmelerde marka lisansı çoğunlukla iş modeli, know-how, tedarik zinciri ve mağaza standartlarına ilişkin yükümlülüklerle birlikte düzenlenir. Varsayımsal bir örnek vermek gerekirse, sözleşme süresi sona erdikten sonra eski franchise alanın aynı mekânda benzer bir işaretle faaliyetini sürdürmesi, uygulamada sık karşılaşılan bir uyuşmazlık türüdür. Bu nedenle sözleşmede sona erme sonrası kullanım yasağının, tabelaların ve ambalajların kaldırılmasına ilişkin sürelerin ve aykırılık hâlinde uygulanacak yaptırımların açıkça düzenlenmesi önerilir; ancak sona erme sonrası rekabet yasağına ilişkin hükümlerin rekabet hukuku ve borçlar hukuku bakımından sınırları ayrıca değerlendirilmelidir.

Devir ve Lisans Sözleşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Devir işlemlerinde öncelikle kapsamlı bir hukuki inceleme yapılmalıdır. Bu incelemede markanın sicildeki sahibi, kapsadığı mal ve hizmetler, yenileme tarihleri, üzerinde rehin, haciz veya tedbir şerhi bulunup bulunmadığı, devam eden itiraz, hükümsüzlük, iptal veya tecavüz süreçleri, verilmiş lisanslar ve markanın fiilî kullanım durumu kontrol edilmelidir. Kullanılmayan bir markanın devralınması, kısa süre içinde iptal talebiyle karşılaşılması riskini beraberinde getirebilir; zira devir, SMK m. 9’daki beş yıllık kullanmama süresini yeniden başlatmaz ve devirden önceki kullanmama dönemi de hesaba katılır. Devredilen markayla karıştırılma ihtimali bulunan seri markaların, ilgili alan adlarının ve sosyal medya hesaplarının da birlikte devrinin planlanması, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları önleyebilir.

Lisans sözleşmelerinde ise lisansın türü ve kapsamı, süresi ve yenilenmesi, bölge, lisans bedeli ve ödeme koşulları, kalite standartları ve denetim hakları, markanın kullanım biçimine ilişkin kurallar, raporlama yükümlülükleri, tecavüz hâlinde izlenecek yol, sözleşmenin feshi ve sona ermeden sonra stokların durumu açıkça düzenlenmelidir. Kalite denetiminin yetersiz kalması, markanın halkı yanıltıcı hâle gelmesi ve buna bağlı iptal riski bakımından da sonuç doğurabilir. Bunun yanında münhasırlık, bölge kısıtlamaları ve rekabet yasağı gibi hükümler 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat bakımından ayrıca değerlendirilmeli; lisans bedellerinin vergisel sonuçları da sözleşme öncesinde incelenmelidir.[8]

Marka Devri ve Lisansında Sık Yapılan Hatalar

Marka devri ve lisansında sık yapılan hatalar şunlardır:

• Devir sözleşmesinin noter onayı olmaksızın yapılması.
• Devir veya lisansın sicile kaydettirilmemesi.
• Şirket birleşmesi veya bölünmesi gibi işlemlerde marka sicilinin güncellenmesinin unutulması.
• Sözlü veya yazışmalarla kurulmuş belirsiz lisans ilişkilerine dayanılması.
• Alt lisans ve devir yasaklarının düzenlenmemesi.
• Sözleşmenin sona ermesinden sonra lisans alanın markayı veya benzerini kullanmaya devam etmesine karşı önlem alınmaması.

Grup şirketleri arasındaki kullanımların da yazılı bir lisans ilişkisine dayandırılması, hem kullanım ispatı hem de vergisel değerlendirmeler bakımından fayda sağlar.

Sonuç

Marka devri ve lisansı, markanın ekonomik değerinin hayata geçirildiği işlemlerdir. Şekil şartlarına uyulması, işlemlerin sicile kaydettirilmesi, devir öncesinde kapsamlı inceleme yapılması ve lisans sözleşmelerinin kalite, kapsam ve sona erme konularında ayrıntılı biçimde hazırlanması, hak kayıplarını önlemenin temel koşullarıdır. Her işlemin ticari amaçları, tarafların konumu ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ayrıca yapılandırılması gerekir.

Bu makale genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup hukuki görüş niteliği taşımaz. Somut olaylarda sonuç; olayın özelliklerine, delil durumuna ve güncel mevzuat ile yargı uygulamasına göre farklılık gösterebileceğinden, işlem yapılmadan önce uzman hukuki destek alınması önerilir.